LISA Groningen

Al decennialang een bekend gezicht in het straatbeeld: de boots van het merk Dr. Martens. Eerst met name onder de punks, goths en grungers, maar sinds enkele jaren zijn ze ook razend populair geworden binnen de mainstream fashion scene. Als fervent liefhebber van het merk kan ik dit goed begrijpen. Naast het aansprekende uiterlijk bewijzen mijn Docs mij al jarenlange trouwe dienst en hebben ze vele concerten, festivals en natuurgebieden overleefd. Het succes is Airwair, de wereldwijde exclusieve licentienemer en producent van het merk Dr. Martens, echter niet in de koude kleren gaan zitten. Ook bij andere schoenfabrikanten is de populariteit van de boots namelijk niet onopgemerkt gebleven en verschillende bedrijven hebben modellen op de markt gebracht die overeenkomsten vertonen met de Dr. Martens van Airwair. Airwair laat het hier niet bij zitten en heeft al verscheidene kort geding procedures aangespannen, onder andere tegen TopShop1 en Primark.2 Tegen TopShop heeft Airwair een geslaagd beroep kunnen doen op haar auteursrecht inzake het model ‘Jadon’. In beide zaken is hoger beroep ingesteld. Ook tegen Van Haren heeft Airwair onlangs twee kort geding procedures aangespannen.3 In de zaak bij rechtbank Rotterdam heeft Airwair zich op het standpunt gesteld dat er sprake is van slaafse nabootsing door Van Haren, waartegen kan worden opgekomen op grond van artikel 6:162 BW. In de procedure bij rechtbank Den Haag heeft Airwair daarentegen een beroep gedaan op twee merkrechten die het bedrijf bezit. In deze blog bespreek ik van beide zaken waar het geschil precies om draait, zet ik de wettelijke kaders uiteen en komt tot slot het oordeel van de voorzieningenrechter aan bod. 

Airwair/Van Haren I
Inhoud van het geschil
In deze procedure staat ter discussie of Van Haren de ‘smooth’ variant van de 1460 boot van Airwair heeft nagebootst.4 

Het spoedeisende belang in de zaak is door de voorzieningenrechter enkel vastgesteld bij drie van de tien modellen waarmee Van Haren in ieder geval onrechtmatig zou handelen jegens Airwair. Deze drie modellen, te weten de 5th Avenue Boot IV, de 5th Avenue Boot V en de Limelight Boot, maken deel uit van de AW2020 collectie van Van Haren en waren ten tijde van de vordering de enige modellen die nog werden aangeboden door Van Haren. De beoordeling van de vordering in de onderhavige zaak ziet dan ook alleen op deze drie modellen ten opzichte van de 1460 boot van Airwair.5

Slaafse nabootsing
Voor stoffelijke producten die niet (langer) beschermd worden door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt in beginsel dat nabootsing van dit product is toegestaan. Een uitzondering hierop bestaat wanneer met de nabootsing nodeloos verwarring wordt veroorzaakt bij het publiek, ofwel dat deze verwarring redelijkerwijs voorkomen had kunnen worden door de nabootsende concurrent zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product.6 Hierbij kan het zowel gaan om indirect als direct verwarringsgevaar.7

Een beroep op deze uitzondering is enkel mogelijk wanneer het product in kwestie ten tijde van de vermeende inbreuk een eigen gezicht had op de relevante markt. Dit komt erop neer dat het product zich in uiterlijke verschijningsvorm dient te onderscheiden van andere, gelijksoortige producten op de markt (ook wel het Umfeld genoemd). De mate waarin het product zich moet onderscheiden van het Umfeld om bij het verschijnen van nabootsingen ervan een gevaar voor verwarring te kunnen doen ontstaan, hangt onder meer af van de aard en de hoeveelheid gelijksoortige producten die zich op dat moment op de desbetreffende markt bevinden.8 Het eigen gezicht van een product kan afnemen of verdwijnen, indien er geen inspanningen worden verricht om slaafse nabootsingen van de markt te weren. Echter, over het algemeen kan niet van de desbetreffende partij worden verlangd dat zij alle concurrenten die nabootsingen op de markt brengen tegelijk en zonder onderscheid aanpakt, ongeacht bijvoorbeeld hun marktaandeel.9 Bij de beoordeling of er sprake is van een eigen gezicht op de markt dient men overigens uit te gaan van de gemiddelde consument, oftewel: de gemiddelde, geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument die beide producten vaak niet rechtstreeks kan vergelijken.10

Beoordeling
De beoordeling van het geschil begint met het vaststellen of de 1460 boot van Airwair een eigen gezicht op de markt heeft ten opzichte van het Umfeld ten tijde van het verschijnen van de drie bovenstaande modellen van Van Haren op de markt in september 2020. De markt voor combat boots wordt daarbij als de relevante markt beschouwd door de voorzieningenrechter. Airwair betoogt dat de 1460 boot een eigen gezicht op de markt heeft, omdat deze op de markt voor modieus schoeisel voor dagelijks gebruik wordt verkocht als symbool van zelfbewustzijn, androgynie en onafhankelijkheid. Door deze onderscheidende look zijn er veel lookalikes van de 1460 boot op de markt, welke als slaafse nabootsingen aangemerkt kunnen worden en daarom niet tot het Umfeld behoren. Van Haren stelt dat deze lookalikes wél tot het Umfeld behoren.11

De voorzieningenrechter merkt op dat de populariteit, reputatie en het marktaandeel van een product niet kunnen leiden tot een eigen gezicht op de markt, omdat deze factoren ook het gevolg kunnen zijn van de bekendheid van de naam of het merk van het product in plaats van de uiterlijke verschijningsvorm. Ook benadrukt de voorzieningenrechter dat het verbod op slaafse nabootsing er niet is om de aantasting van de bekendheid van de naam of het merk tegen te gaan.12 Het verbod beoogt immers verwarringsgevaar bij het publiek te voorkomen.

De vordering van Airwair strandt al snel, omdat de voorzieningenrechter oordeelt dat er geen sprake is van een eigen gezicht op de markt. Op het moment dat Van Haren de drie modellen in kwestie op de markt bracht, werden een groot aantal gelijksoortige boots aangeboden op de markt. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Airwair onvoldoende onderbouwd dat deze boots niet tot het Umfeld behoren. Daarnaast zou Airwair onvoldoende doen om nabootsingen aan te pakken. Hierbij betrekt de voorzieningenrechter het aanzienlijke aantal modellen waartegen Airwair nog geen actie heeft ondernomen, waaronder de boots van The Art Company, Bristol, Durlinger, Our Favourite Shop en Scapino. Daarbij zijn er ook detaillisten waarmee Airwair een overeenkomst zou hebben gesloten om geen nabootsingen (meer) op de markt te brengen, zoals S. Oliver, Invito en NPS/Solovair, waarna dit toch is gebeurd.13 Opvallend is dat de voorzieningenrechter bij deze beoordeling geen acht slaat op hetgeen de Hoge Raad heeft bepaald in het All Round/Simstars-arrest, namelijk dat over het algemeen niet van de desbetreffende partij kan worden verlangd dat zij alle concurrenten die nabootsingen op de markt brengen tegelijk en zonder onderscheid aanpakt, ongeacht bijvoorbeeld hun marktaandeel.14 Airwair heeft immers al wel procedures aangespannen tegen TopShop en Primark, waarvan op dit moment de hoger beroepsprocedures aan de gang zijn. Naar mijn inzien behoefde dit in ieder geval een nadere motivering van de voorzieningenrechter.

Ondanks het ontbreken van een eigen gezicht op de markt, gaat de voorzieningenrechter nog kort in op de vraag of sprake zou zijn van verwarringsgevaar bij de gemiddelde consument. Het gaat daarbij om de invloed van de gelijkenis op diens aankoopbeslissing, waarbij de totaalindruk van elk product bepalend is. De voorzieningenrechter komt uiteindelijk tot het oordeel dat ook hier geen sprake van is en noemt daarbij meerdere verschillen tussen de 1460 boot en de modellen van Van Haren. Enkele verschillen zijn dat de modellen van Van Haren een rits bevatten, een andere hiellus hebben en dat de zoolpatronen verschillen. Ook speelt mee dat de modellen van Van Haren een stuk goedkoper zijn dan de 1460 boot van Airwair en dat de modellen enkel bij Van Haren gekocht kunnen worden.15 Op grond van slaafse nabootsing heeft Airwair dus niet met succes kunnen optreden tegen Van Haren. Dit in tegenstelling tot de procedure op grond van de merkrechten die Airwair bezit, zoals hieronder te lezen is.

Airwair/Van Haren II
Inhoud van het geschil
Waar de voorgaande procedure zag op de gehele 1460 boot, ziet deze zaak specifiek op het opvallende gele stiksel dat zo kenmerkend is voor de schoenen van Dr. Martens. Airwair is houder van twee Beneluxmerken die betrekking hebben op dit stiksel. Ten eerste is Airwair houder van een vormmerk dat ziet op het gele stiksel zelf, oftewel de ‘yellow welt stitch’ (het YWS-merk). Airwair heeft dit vormmerk aangevraagd op 6 februari 1996. Ten tweede is Airwair houder van een positiemerk dat ziet op de plaatsing van het gele stiksel op de zwarte rand van de schoen, oftewel de ‘yellow-stitch-on-black-welt’ (het YSBW-merk). Dit positiemerk is aangevraagd door Airwair op 27 mei 2020.16

Airwair voert aan dat Van Haren inbreuk maakt op deze merkrechten door de verkoop van, in ieder geval, de onderstaande tien modellen. Airwair vordert primair dat Van Haren iedere inbreuk op het YSBW-merk dient te staken en gestaakt te houden en subsidiair eenzelfde inbreukverbod, maar dan op het YWS-merk. Airwair beroept zich daarbij primair op artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE (Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom), maar noemt daarnaast ook artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE.17

Van Haren heeft voor beide merken nietigheidsprocedures aangespannen bij het BBIE (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) en voert de nietigheid van de merken ook aan als verweer in de onderhavige procedure.18De voorzieningenrechter komt echter tot de conclusie dat er geen serieuze kans bestaat dat de merken nietig verklaard zullen worden en gaat daarom uit van de geldigheid van de merken bij de beoordeling of er sprake is van merkinbreuk.19 Bij de beoordeling van de geldigheid van de merken beantwoordt de voorzieningenrechter onder andere de vraag of de merken onderscheidend vermogen bezitten. Dit zal ik kort toelichten, in verband met de behandeling van de merkinbreuk die later zal volgen.

Onderscheidend vermogen
Het onderscheidend vermogen van een merk ziet op de mate waarin het merk zich ertoe leent de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren.20Dit is afhankelijk van de waren of diensten waarvoor het merk wordt ingeschreven, maar ook de perceptie van het publiek. Zo is ‘Apple’ bijvoorbeeld niet onderscheidend voor appels, maar wel voor elektronica, en ziet het publiek een woordmerk eerder als herkomstaanduider dan een vormmerk. Een teken dat in beginsel niet onderscheidend is, kan wel door intensief gebruik onderscheidend vermogen verkrijgen.21 Dit wordt ook wel ‘inburgering’ genoemd. Dit is bijvoorbeeld het geval geweest bij het kleurmerk blauw voor het belgische bier MAES.22

Van Haren voert aan dat de gemiddelde consument de merken niet als herkomstaanduider ziet enkel op basis van de positie, vorm en/of kleur van het stiksel op de boots. Bij afwezigheid van een ander grafisch of woordelement zal het stiksel volgens Van Haren enkel als iets decoratiefs of functioneels worden gezien door de consument. Airwair overlegt daarentegen een groot aantal publicaties vanaf de jaren ‘90 tot het heden, waarin de Dr. Martens-schoenen in één adem worden genoemd met het gele stiksel op de rand van de zool. In de publicaties wordt dit ook wel aangeduid als ‘’kenmerkend, beroemd, typisch, markant, onderscheidend, herkenbaar, klassiek of iconisch.’’ De voorzieningenrechter acht het daarom bewezen dat de merken, al dan niet door inburgering, onderscheidend vermogen bezitten.23

Inbreuk op merkrecht
Op grond van artikel 2.20 lid 2 BVIE kan de houder van een merk zich verzetten tegen het gebruik van dat merk door een derde. Sub a-c zien daarbij op de situatie dat de inbreukmaker het merk gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten. Sub d ziet op het geval dat de inbreukmaker het merk gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Airwair heeft haar vordering primair gebaseerd op sub b, oftewel het gebruik van een teken dat ‘’gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.’’ De merkhouder kan zich tegen dit gebruik verzetten, indien hierdoor verwarringsgevaar ontstaat bij de gemiddelde, geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument.24 De kans op verwarringsgevaar is groter naarmate de onderscheidingskracht van een merk toeneemt. Deze onderscheidingskracht bestaat uit het eerdergenoemde onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk.

Beoordeling merkinbreuk
Airwair voert aan dat Van Haren een overeenstemmend teken gebruikt op dezelfde waren als waarvoor de merken staan ingeschreven, nu Van Haren op alle bovenstaande schoenen een opvallend stiksel heeft aangebracht dat zich binnen het kleurenspectrum in de buurt van geel bevindt. Het stiksel is aangebracht op en contrasterend met de zwarte welt van de schoenen. Ook voert Airwair aan dat sprake is van post-sale verwarring, omdat de schoenen bedoeld zijn voor dagelijks gebruik, waardoor het stiksel in de praktijk tekenen van gebruik vertoont. Het publiek is er daardoor aan gewend geraakt dat de kleur geel tijdens gebruik afwijkt van de kleur in nieuwstaat.25

Van Haren stelt dat zij het stiksel niet als merk, maar enkel als versiering gebruikt. Met het oog op het Céline-arrest26 kan het stiksel volgens Van Haren daarom niet als herkomstaanduider dienen, waardoor geen sprake kan zijn van merkinbreuk.27 De voorzieningenrechter gaat daar echter niet in mee en benoemt dat het decoratieve karakter van een teken niet aan de bescherming tegen merkinbreuk in de weg staat, wanneer het teken zodanig overeenstemt met het ingeschreven merk dat het publiek daardoor kan denken dat de waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is daar in ieder geval sprake van bij de modellen 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boot II, III en IV. Bij deze modellen is namelijk een geel stiksel aangebracht op de welt van de schoen, waarbij gebruik is gemaakt van een ‘‘gelijkmatige maar wat grove steek van enkele millimeters lang, waarbij iedere steek duidelijk is afgebakend.’’28 

Dit gebruik van een overeenstemmend teken voor dezelfde waren, zorgt volgens de voorzieningenrechter ook voor verwarringsgevaar. Uit het grote aantal publicaties waarin Dr. Martens worden genoemd, valt namelijk af te leiden dat het YSBW-merk een redelijk groot onderscheidend vermogen heeft. Mede hierdoor is er in ieder geval sprake van post-sale verwarring. Voor de bovenstaande modellen komt de rechter dan ook tot het oordeel dat Van Haren inbreuk heeft gemaakt op het YSBW-merk van Airwair.29

Voor de overige modellen van Van Haren komt de voorzieningenrechter niet tot deze conclusie, omdat de kleuren van deze stiksels meer naar het rode kleurspectrum neigen.30 Persoonlijk vraag ik mij af of de gemiddelde consument dit subtiele verschil wel zou opmerken, nu schoenen in de praktijk meestal alleen van een bepaalde afstand worden bekeken en, zoals de voorzieningenrechter zelf ook opmerkt, doorgaans geen rechtstreekse vergelijking plaatsvindt met de ‘echte’ Dr. Martens.31

Conclusie
Van Haren lijkt niet te hebben geleerd van de eerdere zaak tegen Louboutin32 in 2019 en is wederom voor de rechter gesleept. Dit keer door Airwair, de wereldwijde exclusieve licentienemer en producent van het merk Dr. Martens. In de procedure op grond van slaafse nabootsing is Van Haren er goed vanaf gekomen, nu Airwair het eigen gezicht op de markt niet voldoende heeft kunnen aantonen. Ook indien Airwair dit wel had kunnen aantonen, was de vordering overigens niet geslaagd. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er namelijk geen sprake van verwarringsgevaar. De 5th Avenue Boot IV, 5th Avenue Boot V en de Limelight Boot van Van Haren verschillen op meerdere punten van de 1460 boot van Airwair. Daarnaast speelt mee dat de modellen van Van Haren enkel bij Van Haren kunnen worden gekocht en hangt er een aanzienlijk lager prijskaartje aan deze modellen dan aan de Dr. Martens van Airwair. 

Meer succes was er voor Airwair in de procedure waarin de merkrechten van het bedrijf centraal staan. Deze merkrechten, welke zien op het gele stiksel op de welt van de boots, kunnen als geldige merken worden beschouwd. Vanwege het grote aantal publicaties waarin Dr. Martens worden genoemd in verband met het gele stiksel, komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat aan het YSBW-merk een redelijk groot onderscheidend vermogen toekomt. Dat merk en teken voor dezelfde waren worden gebruikt is niet in geschil. Voor vier modellen, te weten de 5th Avenue Boot VII en de Cupcake Couture Boot II, III en IV, stelt de voorzieningenrechter vast dat het gebruikte teken zodanig overeenstemt met het YSBW-merk dat dit, mede gezien het redelijk grote onderscheidend vermogen van het merk, in ieder geval post-sale verwarring opwekt bij de gemiddelde consument. Met betrekking tot deze modellen is daarom sprake is van een inbreuk op het merkrecht van Airwair op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Voor de overige zes modellen slaagt de vordering van Airwair daarentegen niet, nu de stiksels bij deze modellen meer naar het rode kleurspectrum neigen. De voorzieningenrechter acht dit verschil voldoende om voor deze modellen geen verwarringsgevaar aan te nemen.

Namens de redactiecommissie,

Sylvia Chan

1. Rb. Den Haag (vzr.) 20 december 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:14298.
2. Rb. Amsterdam (vzr.) 20 december 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:9724.
3. Rb. Rotterdam (vzr.) 12 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:152 (Airwair/Van Haren I); Rb. Den Haag (vzr.) 19 februari 2021, IEF 19974 (Airwair/Van Haren II).
4. Rb. Rotterdam (vzr.) 12 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:152, r.o. 4.10 (Airwair/Van Haren I).
5. Rb. Rotterdam (vzr.) 12 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:152, r.o. 4.2-4.9 (Airwair/Van Haren I).
6. HR 19 mei 2019, ECLI:NL:HR:2017:938, r.o. 3.4.1 (All Round/Simstars).
7. HR 19 mei 2019, ECLI:NL:HR:2017:938, r.o. 3.4.5 (All Round/Simstars).
8. HR 19 mei 2019, ECLI:NL:HR:2017:938, r.o. 3.4.2 (All Round/Simstars).
9. HR 19 mei 2019, ECLI:NL:HR:2017:938, r.o. 3.4.3 (All Round/Simstars).
10. HvJ EG 16 juli 1998, ECLI:EU:C:1998:369 (Gut Springenheide).
11. Rb. Rotterdam (vzr.) 12 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:152, r.o. 4.13-4.16 (Airwair/Van Haren I).
12. Rb. Rotterdam (vzr.) 12 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:152, r.o. 4.17 (Airwair/Van Haren I).
13. Rb. Rotterdam (vzr.) 12 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:152, r.o. 4.18 (Airwair/Van Haren I).
14. HR 19 mei 2019, ECLI:NL:HR:2017:938, r.o. 3.4.3 (All Round/Simstars).
15. Rb. Rotterdam (vzr.) 12 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:152, r.o. 4.20 (Airwair/Van Haren I).
16. Rb. Den Haag (vzr.) 19 februari 2021, IEF 19974, r.o. 2.2 (Airwair/Van Haren II).
17. Rb. Den Haag (vzr.) 19 februari 2021, IEF 19974, r.o. 3.1-3.2.2 (Airwair/Van Haren II).
18. Rb. Den Haag (vzr.) 19 februari 2021, IEF 19974, r.o. 4.4 (Airwair/Van Haren II).
19. Rb. Den Haag (vzr.) 19 februari 2021, IEF 19974, r.o. 4.20 (Airwair/Van Haren II).
20. Zie artikel 2.1 sub a BVIE.
21. HvJ EG 7 september 2006, IEF 2579 (Europolis).
22. Hof van Beroep Brussel 21 oktober 2013, 2012/AR/1999 (InBev/Alken-Maes Brouwerijen).
23. Rb. Den Haag (vzr.) 19 februari 2021, IEF 19974, r.o. 4.6-4.8 (Airwair/Van Haren II).
24. HvJ EG 16 juli 1998, ECLI:EU:C:1998:369 (Gut Springenheide).
25. Rb. Den Haag (vzr.) 19 februari 2021, IEF 19974, r.o. 4.21 (Airwair/Van Haren II).
26. HvJ EG 11 september 2007, ECLI:EU:C:2007:497 (Céline).
27. Rb. Den Haag (vzr.) 19 februari 2021, IEF 19974, r.o. 4.22 (Airwair/Van Haren II).
28. Rb. Den Haag (vzr.) 19 februari 2021, IEF 19974, r.o. 4.23-4.27 (Airwair/Van Haren II).
29. Rb. Den Haag (vzr.) 19 februari 2021, IEF 19974, r.o. 4.28 en 4.30 (Airwair/Van Haren II).
30. Rb. Den Haag (vzr.) 19 februari 2021, IEF 19974, r.o. 4.29 (Airwair/Van Haren II).
31. Rb. Den Haag (vzr.) 19 februari 2021, IEF 19974, r.o. 4.28 (Airwair/Van Haren II).
32. Rb. Den Haag 6 februari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:930 (Louboutin/Van Haren).