LISA Groningen

Artiestenverloningen.nl of Artiestenverloning.nl. Wanneer je dit (hardop) leest zie of hoor je wellicht niet direct het verschil. Maar maakt dat eigenlijk uit? Zoals een jurist op vrijwel alles antwoordt, is ook hier het antwoord: it depends. We kennen al enige tijd de Handelsnaamwet (hierna: Hnw) waarmee handelsnaamgeschillen opgelost kunnen worden. De laatste jaren heeft zich echter een nieuw probleem ontwikkeld: soortgelijke of identieke domeinnamen. Domeinnamen die op elkaar lijken kunnen tot verwarring bij het publiek leiden. Vragen zullen rijzen: Gaat het om hetzelfde bedrijf? Zijn de webshops aan elkaar gerelateerd? Etc. In deze blog ga ik het wettelijk kader van de Hnw met betrekking tot domeinnamen uiteenzetten. Hierbij zal ik eerst kort toelichten wat een domeinnaam is. Daarna zal ik uitwerken wanneer een geslaagd beroep kan worden gedaan op art. 5 Hnw, waarbij ik inga op de begrippen handelsnaam, rechtmatige verkrijging en verwarringsgevaar. Vervolgens licht ik toe hoe dit wettelijk kader op andere wijze wordt toegepast bij beschrijvende handelsnamen. Daarbij zal ik in het bijzonder ingaan op het arrest DOC/Dairy Partners van 19 februari dit jaar, waarin de Hoge Raad een aantal belangrijke prejudiciële vragen heeft beantwoord.1 Tot slot ga ik in op de uitzonderingen van art. 5 Hnw bij domeinnaamgeschillen.

Domeinnaam
Domeinnamen zijn verwijzingen naar internetadressen, bestaande uit de cijfers van IP-adressen. Onder een domeinnaam is een website of e-mailadres op het internet te vinden. Dit is nuttig omdat je hierdoor niet een IP-adres hoeft in te voeren, maar bijvoorbeeld meteen naar google.nl kunt gaan. Domeinnamen zijn op zichzelf geen intellectuele eigendomsrechten, maar ze kunnen wel inbreuk maken op verschillende intellectuele eigendomsrechten. Zo kan er op basis van het merkrecht of handelsnaamrecht worden opgetreden tegen een domeinnaam.2 In Nederland worden domeinnamen uitgegeven door de SIDN.3De domeinnamen worden uitgegeven via het ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’-principe.4 Indien door de domeinnaam echter inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, dan kan dit leiden tot een uitzondering op dit principe. Het gebruik van een domeinnaam is op zichzelf niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam, maar onder omstandigheden kan dit wel het geval zijn. Wanneer de domeinnaam hetzelfde is als de handelsnaam, dan kan dit in ieder geval aangemerkt worden als ‘het voeren van een handelsnaam’. Ook wanneer bijvoorbeeld reclame wordt gemaakt door een onderneming onder desbetreffende domeinnaam, kan hieraan zijn voldaan. Het registreren of reserveren van een domeinnaam wordt daarentegen niet per definitie gezien als ‘het voeren van een handelsnaam’.5

Handelsnaamgeschil
Vereisten voor een rechtmatige handelsnaam
Op grond van art. 5 Hnw kan niemand zijn onderneming drijven onder een naam die reeds door een ander rechtmatig wordt gevoerd. Ook mag iemand zijn onderneming niet drijven onder een naam die slechts gering afwijkt van een andere naam, wanneer dit tot verwarring leidt bij het publiek. Voor een geslaagd beroep op art. 5 Hnw dient er sprake te zijn van een conflict tussen twee handelsnamen, waarbij degene die zich beroept op art. 5 Hnw de handelsnaam rechtmatig voert. Ik zal nu achtereenvolgend deze vereisten bespreken.

Ten eerste dient er sprake te zijn van een handelsnaam. De definitie van een handelsnaam is gegeven in art. 1 Hnw: ‘de naam waaronder een onderneming wordt gedreven’. Vereist is dat het hierbij gaat om een naam of ander onderscheidingsmiddel. Een domeinnaam kan worden beschouwd als het gebruik van een handelsnaam, mits aan de overige vereisten is voldaan. Het registreren van de domeinnaam bij de SIDN is niet doorslaggevend, maar het is van belang dat de onderneming met de domeinnaam naar buiten toe treedt.6 Daarnaast is vereist dat het gaat om een onderneming. Aan de hand van de geldende verkeersopvattingen wordt beoordeeld of sprake is van een onderneming. Van een onderneming wordt in ieder geval gesproken, indien sprake is van een georganiseerd verband met het oogmerk om materieel voordeel te behalen, zo blijkt uit het Tandem/Tendum-arrest.7 Tot slot is het van belang dat de handelsnaam daadwerkelijk gevoerd wordt en dat de onderneming zich aan het publiek presenteert onder deze handelsnaam. Bij de vraag of een handelsnaam daadwerkelijk gevoerd wordt, spelen de concrete omstandigheden van het geval een grote rol. Er dient sprake te zijn van een zekere duurzaamheid bij het gebruik van de naam. Ook is vereist dat de handelsnaam een zekere mate van bekendheid heeft bij het publiek.8 Wanneer reclame wordt gemaakt of dat wanneer de handelsnaam als domeinnaam wordt gebruikt, duidt dit op het voeren van de handelsnaam. De inschrijving van een handelsnaam die jonger is, kan leiden tot een vermoeden van inbreukmakend gebruik van een oudere handelsnaam, ondanks dat inschrijving van de handelsnaam losstaat van het voeren van de handelsnaam.9

Ten tweede dient sprake te zijn van rechtmatige verkrijging, wat inhoudt dat de oudere handelsnaam rechtmatig is gevoerd. Wanneer de handelsnaam die gevoerd wordt in strijd is met de Hnw zelf, is sprake van onrechtmatige verkrijging.10 Ook uit contractuele afspraken, ‘kwade trouw’ of strijd met een andere wettelijke bepaling kan onrechtmatigheid blijken. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat een beroep op onrechtmatigheid slechts toekomt aan degene in wiens belang de geschonden norm is geschreven.11

Verwarringsgevaar
Wanneer aan bovengenoemde vereisten is voldaan, dient tot slot sprake te zijn van verwarringsgevaar voor een geslaagd beroep op art. 5 Hnw. Verwarringsgevaar wordt ruim opgevat en omvat zowel indirecte als directe verwarring. Bij indirecte verwarring weet het publiek wel dat het niet om dezelfde onderneming gaat, maar denkt het publiek dat de ondernemingen op een of andere manier met elkaar in verhouding staan.12 Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geval dat men veronderstelt dat er een juridische of economische band bestaat tussen beide ondernemingen.13 Van directe verwarring wordt gesproken wanneer het publiek denkt dat het om de ene onderneming gaat, terwijl het eigenlijk om de andere onderneming gaat. Alle omstandigheden van het geval zijn van belang bij het vaststellen van verwarringsgevaar, waaronder de aard van de ondernemingen, de plaats van vestiging, het publiek en de mate van afwijking.

Wat betreft de aard van de ondernemingen wordt gekeken naar de gelijkheid van producten of diensten die de ondernemingen aanbieden en of deze producten of diensten in elkaars verband of nabijheid worden gebruikt.14 Doorslaggevend is niet of er daadwerkelijk verschillen bestaan tussen de producten of diensten, maar of deze vergelijkbaar zijn. Bepaalde details zullen het ‘normale’ publiek immers niet of nauwelijks opvallen.

Bij de plaats van vestiging zijn drie aspecten van belang. Er wordt gekeken naar de plaats van vestiging van de ondernemingen, het gebied waarbinnen zij hun activiteiten verrichten en de bekendheid buiten dat gebied.15 Nu deze blog in het bijzonder over domeinnamen gaat, is het van belang om te melden dat steeds minder betekenis toekomt aan de geografische ligging bij webwinkels. Webwinkels worden namelijk geacht actief te zijn op hetzelfde territoir: heel Nederland. Aangezien webwinkels op hetzelfde territoir actief zijn, wordt aangenomen dat zij op dezelfde plaats zijn gevestigd.16 Bij het vaststellen van verwarring wordt dus minder gekeken naar de geografische afstand tussen de vestigingen van ondernemingen, mede omdat de communicatie vaak langs elektronische weg verloopt.17

Ook wordt gekeken naar of de handelsnamen in hun geheel beschouwd tot verwarring leiden bij het normaal oplettende en relevante publiek.18 De doelgroep van de onderneming is bepalend bij het vaststellen om welk publiek het gaat. Wanneer sprake is van een meer deskundig publiek wordt aangenomen dat er minder snel verwarring optreedt nu dit publiek beter in staat is verschillende handelsnamen te onderscheiden.19

Tot slot speelt de mate van afwijking een rol. Hierbij kan het van belang zijn om te bepalen hoeveel letters verschillend zijn in beide namen en of de namen auditief vrijwel gelijk zijn. Er wordt hierbij gekeken naar of de klinkers hetzelfde zijn of op dezelfde manier worden uitgesproken. Ook kan gekeken worden op welke lettergreep de klemtoon ligt en of dit dezelfde lettergreep is in beide namen. Wanneer dit het geval is, dan leidt dit tot verwarring bij het publiek.20

Beschrijvende handelsnamen
Er kan ook sprake zijn van een beschrijvende handelsnaam. De kans op een geslaagd beroep op art. 5 Hnw is dan minder groot. In het arrest Artiestenverloning ging het om een louter beschrijvende handelsnaam, te weten ‘Artiestenverloning’, aangezien de naam beschrijvend was voor de diensten die de onderneming leverde. De Hoge Raad oordeelde in dit arrest dat het in beginsel voor eenieder mogelijk moet zijn om voor zijn diensten of producten een handelsnaam te gebruiken die beschrijvend is, ook wanneer dit tot verwarring leidt. De Hoge Raad stelde daarbij dat het gebruik van een dergelijke handelsnaam, ook in een domeinnaam, enkel onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.21

Wanneer sprake is van dergelijke bijkomende omstandigheden en of deze bijkomende omstandigheden zijn vereist (en zo ja, wanneer), is lang onduidelijk geweest. A-G Van Peursem stelt in zijn conclusie bij het arrest Artiestenverloning dat het van belang is om vast te stellen of er al dan niet nodeloos verwarring optreedt door de beschrijvende aanduiding. Bij domeinnamen is hiervan sprake wanneer bewust verwarring wordt gecreëerd om zo op misleidende wijze klanten weg te lokken bij de concurrent.22 Ook kan hier volgens Van Peursem sprake van zijn wanneer er geen valide reden bestaat voor de hantering van een verwarringscheppende domeinnaam, maar alleen het dwarszitten van de concurrent. In het arrest Parfumswinkel heeft het Hof Den Haag daarentegen geoordeeld dat wanneer de louter beschrijvende handelsnaam erg ongebruikelijk is, verwarringsgevaar zou kunnen volstaan. Ook kan verwarringsgevaar volstaan wanneer een beschrijvende handelsnaam ingeburgerd is en daardoor bekendheid heeft verworven.23

Arrest DOC/Dairy Partners
Op 19 februari dit jaar, heeft de Hoge Raad in een arrest een aantal prejudiciële vragen omtrent de beschrijvende handelsnaam beantwoord. Het gaat om de volgende prejudiciële vragen: 

“1. Gelden bij de toepassing van artikel 5 Handelsnaamwet nadere, niet in dat artikel genoemde vereisten indien de ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden (in aanvulling op verwarringsgevaar) in geval van een louter beschrijvende handelsnaam?

2. Luidt het antwoord op de eerste vraag anders indien de ingeroepen oudere (in meer of mindere mate) beschrijvende handelsnaam door gebruik (een zekere mate van) bekendheid heeft verworven?

3. Indien geen nadere vereisten gelden zoals onder (1) bedoeld, hoe dienen dan het (in meer of mindere mate) beschrijvende of niet onderscheidende karakter van de ingeroepen handelsnaam, en het algemene belang dat beschrijvende aanduidingen door een ieder vrij kunnen worden gebruikt, te worden betrokken in de toepassing van artikel 5 Handelsnaamwet?”24

De Hoge Raad herhaalt in dit arrest de opvatting uit Artiestenverloning, inhoudende dat aanduidingen die beschrijvend zijn voor eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt: de zogenoemde vrijhoudingsbehoefte.25 In de Hnw is de vrijhoudingsbehoefte (anders dan in het merkenrecht) niet uitdrukkelijk geregeld. Sinds de komst van het internet is het gebruik van beschrijvende handelsnamen en domeinnamen echter toegenomen. Het gebruik van een beschrijvende naam bevordert namelijk de vindbaarheid van een onderneming op het internet.26 De Hoge Raad stelt dat door de toename van beschrijvende aanduidingen, aangenomen mag worden dat het publiek gewend is aan het gebruik van deze beschrijvende namen door ondernemingen. Hierdoor zal er minder snel verwarring zijn indien ondernemingen aan het economische verkeer deelnemen onder dezelfde, of lichtelijk afwijkende, beschrijvende handelsnamen. Een kleine variatie in de naam kan het verwarringsgevaar al wegnemen. Ook is verwarring eerder te duchten wanneer een handelsnaam meer onderscheidend vermogen heeft. De Hoge Raad is namelijk van oordeel dat het publiek de naam eerder in verband zal brengen met de oudere onderneming die de handelsnaam voert.27

De Hoge Raad oordeelt dat bij de toepassing van art. 5 Hnw geen nadere, niet in de bepaling genoemde vereisten gelden, ook niet bij beschrijvende handelsnamen. Wanneer sprake is van beschrijvende handelsnamen, is het in het algemeen belang dat deze door eenieder vrij kunnen worden gebruikt. Aan dit algemene belang kan in voldoende mate recht worden gedaan door dat belang te betrekken bij de beoordeling of de verwarring bij het relevante publiek te duchten is. Om die reden bestaat er volgens de Hoge Raad geen aanleiding om bijkomende omstandigheden te vereisen. Er zou dan ook een scherp onderscheid gemaakt moeten worden tussen gevallen waarin handelsnamen in relevante mate onderscheidend vermogen missen en gevallen waarin de handelsnamen dit niet missen. Bij de beoordeling of bij het relevante publiek verwarring te duchten is, wordt gekeken naar alle omstandigheden van het geval, waaronder de mate van onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam.28

Uitzonderingen art. 5 Hnw bij domeinnamen
Zoals eerder in deze blog al genoemd werd, valt het gebruik van domeinnamen ook onder art. 5 Hnw, indien de domeinnaam tevens als handelsnaam wordt gebruikt. Wanneer er sprake is van een geschil tussen gebruikers van domeinnamen welke niet als handelsnamen worden gebruikt of wanneer er sprake is van een geschil tussen een gebruiker van een handelsnaam en een gebruiker van een domeinnaam, kan geen beroep worden gedaan op art. 5 Hnw. Wel kan art. 6:162 BW dan bescherming bieden tegen het gebruik van dezelfde of een weinig afwijkende naam, indien dit verwarring wekt. Het kader dat de Hoge Raad in DOC/Dairy Partners heeft geschetst biedt dan uitkomst bij de bepaling of sprake is van verwarringsgevaar. Het verschil tussen deze situaties is dat er bij art. 6:162 BW wél sprake dient te zijn van bijkomende omstandigheden, naast het verwarringsgevaar. Het gaat hierbij om gedragingen die meebrengen dat sprake is van oneerlijke mededinging. Wanneer een domeinnaam wordt gebruikt om op misleidende wijze klanten bij een concurrent weg te lokken, is sprake van een dergelijk geval.29 Wanneer alleen op verwarringsgevaar getoetst zou worden, wordt afbreuk gedaan aan de vrijhoudingsbehoefte, zo stelt A-G Drijber.30

Conclusie
In deze blog heb ik ten eerste besproken wat een domeinnaam precies is en wanneer op grond van de Hnw opgetreden kan worden tegen een (vrijwel) gelijknamige domeinnaam. Er kan bij het gebruik van een domeinnaam enkel beroep worden gedaan op de Hnw, indien de domeinnamen tevens als handelsnamen worden gebruikt. Op grond van art. 5 Hnw kan niemand zijn onderneming drijven onder een naam die reeds door een ander rechtmatig wordt gevoerd wanneer dit tot verwarring leidt bij het publiek. Voor een geslaagd beroep op dit artikel is vereist dat het gaat om een handelsnaam in de zin van art. 1 Hnw en dat de oudere handelsnaam rechtmatig wordt gevoerd. Ook dient sprake te zijn van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Alle omstandigheden van het geval zijn hierbij van belang, waaronder de aard van de ondernemingen, de plaats van vestiging, het publiek en de mate van afwijking. Bij domeinnamen wordt echter steeds minder waarde gehecht aan de plaats van vestiging, nu webwinkels geacht worden actief te zijn op hetzelfde territoir. 

Bij een beschrijvende handelsnaam ligt de lat voor een geslaagd beroep op art. 5 Hnw echter een stuk hoger, nu het in beginsel voor eenieder mogelijk moet zijn om voor de diensten of producten die de onderneming levert een handelsnaam te gebruiken die beschrijvend is. Eerder bleek uit het arrest Artiestenverloning dat in dat geval voor een geslaagd beroep op art. 5 Hnw sprake dient te zijn van bijkomende omstandigheden. Wanneer een louter beschrijvende handelsnaam echter erg ongebruikelijk of ingeburgerd is, dan zou enkel verwarringsgevaar volstaan en zouden bijkomende omstandigheden niet vereist zijn. Bij het vaststellen van de bijkomende omstandigheden, zou gekeken moeten worden of er al dan niet nodeloos verwarring wordt veroorzaakt. 

In het arrest DOC/Dairy Partners is de Hoge Raad echter omgegaan door te oordelen dat bijkomende omstandigheden niet vereist zijn bij louter beschrijvende handelsnamen. Volgens de Hoge Raad gelden dus enkel de vereisten van art. 5 Hnw, ook bij beschrijvende handelsnamen. Bij de beoordeling of verwarring bij het relevante publiek te duchten is, wordt gekeken naar alle omstandigheden van het geval, waaronder de mate van onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam. 

In het arrest DOC/Dairy Partners heeft de Hoge Raad ook nogmaals duidelijk gemaakt dat bij het gebruik van domeinnamen enkel beroep kan worden gedaan op de Hnw, indien de domeinnamen tevens als handelsnamen worden gebruikt. In andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer er een geschil is tussen een gebruiker van een handelsnaam en een gebruiker van een domeinnaam, kan art. 6:162 BW soelaas bieden. In dat geval zijn wel bijkomende omstandigheden vereist naast het verwarringsgevaar, aangezien anders afbreuk wordt gedaan aan de vrijhoudingsbehoefte. Het gaat hierbij om gedragingen die meebrengen dat sprake is van oneerlijke mededinging. 

Namens de Redactiecommissie,
Lotte Derksen

1. HR 19 februari 2021 ECLI:NL:HR:2021:269 (DOC/Dairy Partners).
2. Klingenberg, Neppelenbroek & Van Zuijlen, IT-recht, Den Haag: Boom Juridisch 2018, p. 176-177.
3. Afkorting voor Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.
4. Holzhauer & Gellaerts, Van idee naar IE. Kennismaking met het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2019, par. 4.7.4.
5. Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2020, nr. 506.
6. Rb. Midden-Nederland 18 september 2020 ECLI:NL:RBMNE:2020:3853, r.o. 4.4.
7. HR 24 december 1976 ECLI:NL:HR:1976:AC5861 (Tandem/Tendum).
8. Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer: Wolters Kluwer 2011, p. 119.
9. Verkade, in: T&C IE 2019, art. 1 Hnw, aant. 3.
10. Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer: Wolters Kluwer 2011, p. 121.
11. Verkade, in: T&C IE 2019, art. 5 Hnw, aant. 3.
12. Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer: Wolters Kluwer 2011, p. 122.
13. Rb. Noord-Nederland 17 juli 2019 ECLI:NL:RBNHO:2019:7112, r.o. 5.10.
14. Verkade, in: T&C IE 2019, art. 5 Hnw , aant. 5.
15. HR 2 juni 1987 ECLI:NL:HR:1978:AB7414, NJ 1980/295, m.nt. B. Wacher, r.o. 1.
16. Hof Den Haag 19 september 2017 ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, r.o. 6.2 (Parfumswinkel).
17. Rb. Noord-Holland 25 oktober 2016 ECLI:NL:RBDHA:2015:14357, r.o. 4.4.
18. Rb. Oost-Brabant 4 september 2017 ECLI:NL:RBOBR:2017:4802, r.o. 4.7.
19. Verkade, in: T&C IE 2019, art. 5 Hnw, aant. 5.
20. Rb. Amsterdam 13 juli 2011 ECLI:NL:RBAMS:2011:BR1617, r.o. 4.6.
21. HR 11 december 2015 ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning), r.o. 3.4.4.
22. Concl. A-G G.R.B. van Peursum, ECLI:NL:PHR:2015:1879, bij HR 11 december 2015, r.o. 2.7.
23. Hof Den Haag 19 september 2017 ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (Parfumswinkel), r.o. 3.15.
24. HR 19 februari 2021 ECLI:NL:HR:2021:269 (DOC/Dairy Partners), r.o. 2.4.2.
25. HR 19 februari 2021 ECLI:NL:HR:2021:269 (DOC/Dairy Partners), r.o. 2.1.
26. HR 19 februari 2021 ECLI:NL:HR:2021:269 (DOC/Dairy Partners), r.o. 2.6.
27. HR 19 februari 2021 ECLI:NL:HR:2021:269 (DOC/Dairy Partners), r.o. 2.8.2.
28. HR 19 februari 2021 ECLI:NL:HR:2021:269 (DOC/Dairy Partners), r.o. 2.8.3- 2.9.
29. HR 19 februari 2021 ECLI:NL:HR:2021:269 (DOC/Dairy Partners), r.o. 2.10.1-2.10.2.
30. Concl. A-G B.J. Drijber, ECLI:NL:PHR:2020:1215, bij HR 19 februari 2021, r.o. 2.30.