De titel doet wellicht een belletje rinkelen. Vandaag is bekend geworden dat het Lego blokje definitief geen (vorm)merk is, het blijkt nietig te zijn. Het Hof van Justitie heeft vandaag, 14 september 2010, dan eindelijk een eind gemaakt aan de jarenlange juridische strijd over een Lego blokje. In 1986 heeft Lego het Lego blokje als vormmerk gedeponeerd met als gedachte om oneindig durende bescherming te krijgen tegen concurrenten, het octrooi was namelijk reeds verlopen. Een concurrent, Mega Brands, heeft beroep aangetekend en dat was het begin van een lange juridische strijd. Door het beroep van Mega Brands is in 2004 het Lego blokje nietig verklaard en sindsdien heeft Lego geprobeerd om bij alle instanties haar gelijk te halen, zonder succes dus blijkt vandaag.

Aangezien mijn scriptie vormmerken als onderwerp had is deze Lego geschiedenis mij bekend. De uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg (naar aanleiding waarvan hoger beroep is ingesteld bij het Hof van Justitie wat het oordeel van vandaag opleverde) is echter niet onbekritiseerd gebleven en naar mijn idee terecht. Quaedvlieg is van mening dat het Gerecht van Eerste Aanleg het reeds gevestige arrest Philips/Remington te ruim uitgelegd heeft. De technische uitsluiting zou volgens hem worden verruimd waarin de vorm wezenlijke kenmerken omvat die voldoende zijn voor een technische uitkomst. De geïnteresseerden onder jullie raad ik aan het artikel van Quaedvlieg te lezen, BIE 2010-1, p. 3-8.

In het hoger beroep voert Lego een drietal middelen aan;
1) Schending van art. 7 lid 1 sub e onder tweede streepje GemVo;
2) Toepassing van onjuiste criteria bij de vaststelling van de wezenlijke kenmerken van een vorm van een waar;
3) Toepassing van onjuiste criteria inzake het functionele karakter.

Lego is van mening dat merkenrechtelijke bescherming alleen onthouden dient te worden indien er een monopoliegevaar bestaat; indien de merkhouder een monopolie verkrijgt op de vorm. Door te oordelen dat alternatieve vormen niet relevant zijn is Lego van mening dat het Gerecht van Eerste Aanleg het oordeel van het Hof van Justitie, kenbaar uit Philips/Remington, miskend heeft. Bovendien is Lego van mening dat de identificatie van de wezenlijke kenmerken dient te gebeuren vanuit het oogpunt van het relevante publiek. Tot slot is Lego de mening toegedaan dat het functionele karakter van de vorm technische kennis veronderstelt en dus de kennis van wetenschappelijke deskundigen. Die deskundigen zullen, bij hun onderzoek, gebruik maken van alternatieve vormen en mede daarom zouden de alternatieve vormen niet uitgesloten mogen worden.

Ten aanzien van het eerste middel oordeelt het Hof van Justitie als volgt. Het Hof van Justitie bekijkt het voornamelijk vanuit een mededingingsrechtelijk oogpunt. Technische oplossingen zijn binnen de EU slechts voor een bepaalde duur te beschermen. Door vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen uit te sluiten, waarborgt de regeling het verkrijgen van een monopolie voor oneindige tijd. Bovendien is elke vorm wel op een of andere manier functioneel. Door “uitsluitend” en “noodzakelijk” toe te voegen aan de bepaling kan een merkinschrijving worden geweigerd indien een waar louter een technische oplossing verwerkt en waarvan de inschrijving het gebruik van de technische oplossing zou hinderen voor concurrenten. Met andere woorden: de niet-wezenlijke kenmerken van een vorm zijn irrelevant bij de toetsing van een vorm aan de onderhavige weigeringsgrond. Zijn alle wezenlijke kenmerken funtioneel, dan is er geen bescherming mogelijk. Tot slot geeft het Hof van Justitie te kennen dat het bestaan van alternatieve vormen op zich niet als gevolg heeft dat de technische oplossing bruikbaar blijft. Overeenstemmende vormen zijn krachtens art. 9 lid 1 GemVo ook niet toegestaan. Alternatieve vormen dreigen daardoor ook onbruikbaar te worden en zodoende ontstaat alsnog een (verkapt) monopolie en dat is nu juist niet de bedoeling.

Over het tweede middel oordeelt het Hof van Justitie dat de perceptie van het relevante publiek niet van belang is, dat is hoogstens een beoordelingselement voor de onderzoekende autoriteit. Het gaat om de belangrijkste elementen van de vorm. Zodra de wezenlijke kenmerken zijn vastgesteld dient na te worden gegaan of AL deze kenmerken beantwoorden aan de technische functie.

Tot slot het laatste middel van Lego. Lego probeert bijna wanhopig alsnog het bestaan van alternatieve vormen van belang te laten zijn in de afweging. Het Hof van Justitie is daar echter zeer kort mee; het onderzoek naar het functionele karakter vindt plaats nadat de wezenlijke kenmerken zijn vastgesteld. Onderzocht dient dan te worden of die kenmerken voldoen aan een technische functie. Daarbij is het bestaan van alternatieve vormen uiteraard niet van belang.

Het Hof van Justitie geeft Lego dus op alle punten ongelijk en daarmee houdt de spreekwoordelijke kous voor Lego op. De concurrenten mogen het Lego blokje namaken, zolang ze daarbij niet gehinderd worden door slaafse nabootsing uiteraard. Waar het echter met name om gaat is de aansluiting van de noppen op het blokje aan de ronde, holle gaten aan de onderkant van een ander Lego blokje. Die toepassing mag nu ook door concurrenten worden gebruikt. Helaas, maar in het kader van mededinging wel een begrijpelijke uitspraak.

E.T. Bergsma.

P.S. De uitspraak is hier te vinden!

Meer van Eelco Bergsma en meer informatie over dit thema is te vinden op zijn blog: http://etbs.wordpress.com/